分享 | 2019年全国律协知产委年会专利法分论坛综述
2019年11月22日至23日，中国知识产权法律实务研讨会暨中华全国律师协会知识产权专业委员会2019年年会在上海召开。本次年会在上午主论坛结束后，下午分别安排了版权法、专利法、商标法、竞争法、商业秘密、商用化等六大分论坛，分领域深入探讨。
专利法分论坛由全国律师协会知识产权专业委员会副主任王永红、山东文康律师事务所高级合伙人赵吉军、北京市永新智财律师事务所主任邵伟主持。论坛邀请了资深法官、专家学者、律师及企业界专业人士共十余人进行了议题分享及互动交流。
王永红副主任
赵吉军律师
邵伟律师
专利法分论坛围绕“专利法修改及制度完善”、“专利运用及专利诉讼实务”、“以专利敲诈勒索第一案为背景多维度研讨”三个议题依次展开。
以下各议题综述，供大家参考学习。
议题一：专利法修改及制度完善
商建刚
上海知识产权法院高级法官
《知识产权损害赔偿市场价值的司法定价》
商法官以《知识产权损害赔偿市场价值的司法定价》为题，从知识产权损害赔偿司法定价的制度缺陷入手，提出知识产权损害赔偿司法定价的基本原则以及具体考量因素。
商法官谈到，关于知识产权损害赔偿，我国司法实践存在着认定损害赔偿偏低与适用法定赔偿过多两大问题，究其原因，除受制于社会整体诚信体系的发展水平以外，还存在没有合理许可使用费的假设谈判制度、权利人利益损失计算不充分、损害赔偿计算方法不灵活、举证妨碍原则应用不充分、没有规定最低赔偿额等制度缺陷。
针对存在问题，商法官提出知识产权损害赔偿司法定价的七项可采用的裁判标准：1. 补偿性兼具惩罚性原则；2. 全面赔偿原则；3. 比例原则；4. 证据披露制度与举证妨碍制度的组合使用，采用优势证据标准原则；5. 原告有权选择赔偿计算方法原则；6. 侵权人的主观过错原则；7. 随时间波动性，个案认定原则。
最后，商法官给出知识产权损害赔偿司法定价中对于专利权的具体考量因素：1. 专利权的性质；2. 同族专利情况；3. 专利的引证量；4. 专利技术的创新度；5. 独立权利要求的数量；6. 专利剩余保护期；7. 是否存在专利无效或司法诉讼程序；8. 技术生命周期；9. 是否为从属专利；10. 专利产品的商业成功度；11. 影响专利市场价值的其他因素。
岑宏宇
最高人民法院知识产权法庭法官
《充分运用专利侵权损害赔偿制度依法保障创新成果》
岑法官就《充分运用专利侵权损害赔偿制度依法保障创新成果》作主题发言。
岑法官指出，第一，从宏观层面和制度层面要依法保障创新成果获得全面充分保护，要不断加大技术类知识产权损害赔偿力度，要积极运用诉讼证据制度实现严格保护效果，要探索完善技术类知识产权惩罚性赔偿适用机制。第二，保持最高人民法院知识产权保护司法政策的一贯性。第三，充分发挥律师在合理确定专利侵权赔偿额中的积极作用。律师作为案件代理人应当积极发挥作用，切实保护权利人的合法利益。
冯晓青
中国政法大学教授
《公知常识与发明专利创造性认定》
冯教授围绕《公知常识与发明专利创造性认定》，介绍了公知常识实践中存在的问题与成因、公知常识的内涵及其与相关概念的关系、发明创造性判断中引入公知常识认定的正当性与意义、发明创造性判断中公知常识的认定要领。
冯教授指出，公知常识属于现有技术的范畴，因此，在发明专利创造性判断中引入常识判断具有重要意义。然而，因为引入其很多情况下不需要提出证据，在专利审查、复审、无效程序以及相关司法诉讼中，存在对发明创造性判断滥用公知常识的现象，损害了相关权利人的利益，因而值得深入研究。
冯教授通过探讨苹果专利案，总结了发明创造性判断中公知常识的认定要领：1. 严格适用公知常识判断发明专利创造性；2. 公知常识引入应当注意立足于所属技术领域及整体技术方案，紧密实现技术方案目的的技术问题，重视技术手段及其与其他要素关联系，界分技术启示，考虑技术效果；3. 防止实践中简单地将技术手段直接等同于公知常识的错误观念以及滥用这一手段。
赵吉军
山东文康律师事务所高级合伙人
《专利侵权诉讼中专利权无效抗辩的现实性分析》
赵吉军律师分享的主题是《专利侵权诉讼中专利权无效抗辩的现实性分析》。
在《专利法》修改背景下，在专利侵权诉讼程序中引入专利权无效抗辩制度，引发实务界和学界强烈关注。赵律师从分析我国目前专利侵权和确权诉讼现状出发，结合我国专利数量、质量、诉讼状况，以及专利审判机构及制度设置，分析了在侵权诉讼中引入专利权无效抗辩的必要性和可行性。
赵律师建议，在复杂专利无效事由坚持二元制模式下行政确权审查的同时，将部分较易判断、裁判标准易于统一的专利无效事由合理分配到民事侵权抗辩中，如新颖性抗辩、保护范围不清楚抗辩等，允许被告在专利侵权诉讼中作为侵权抗辩事由提出，赋予侵权案件审理法院对无效抗辩事由的审查权和对专利权效力的直接判定权。针对可提出专利权无效抗辩的事由，被控侵权的被告一方可以在民事侵权抗辩和行政无效宣告请求两种途径中，择一行使。
赵律师特别提出，侵权诉讼中专利权无效抗辩是专利权无效行政审查的分离和补充，对有效解决专利纠纷具有独立价值；专利侵权中无效抗辩的审查，应该突破以往个案审查、个案认定的观点。民事侵权中的专利权无效抗辩与专利权无效行政确权程序并存，但在侵权诉讼中判定专利权无效抗辩成立的结果，应具有普遍约束力和对世性，从而节省司法资源、提高实质性解决专利纠纷的效率。
最后，赵律师还对专利权无效抗辩制度的实现途径给出了建议。
陶冶
上海必利专利评估技术有限公司CEO
《专利价值评估的市场准入》
陶冶的发言主题为《专利价值评估的市场准入》，主要介绍了专利价值评估市场现状、知识产权服务机构的优势、专利价值评估的本质、专利价值评估的市场准入、以及专利估值风险。
陶冶认为，1. 专利价值评估的本质是针对专利价值提供意见，存在测不准现象。专利价值评估是一种咨询行为，不是裁判行为，取消资质管理有利于行业发展。2. 专利价值评估的专业性要求高，要求从业人员具备工科背景并了解专利基础知识，还涉及计量经济学和应用数学（收益模型及价值货币化算法）。专利价值评估独立发展趋势愈发明显，应该与资产评估逐步剥离，放开专利价值评估的市场准入。放开准入可以丰富产品供给，促进技术升级，推动行业发展。3. 用户有鉴别服务质量和评估水平的能力，应该让市场对评估服务机构进行优胜劣汰。
议题二：专利运用及专利诉讼实务
赵彦雄
北京市隆安律师事务所高级合伙人
《专利确权程序与专利保护范围关系探讨》
赵彦雄律师发表主题演讲《专利确权程序与专利保护范围关系探讨》。
赵律师指出，专利保护范围是专利确权和侵权程序中最为重要的争议焦点之一。为了防止专利权人两头得利，滥用等同侵权，专门规定了禁止反悔原则，这也是民法中诚实信用原则和公平原则在专利法中的体现。司法实践中先后通过司法解释、最高法指导案例对其适用进行了具体规定，本质都是若权利人在确权程序中基于其限缩性陈述而获取利益的，在侵权程序中不应两头得利。但是，禁止反悔原则在具体适用中仍然遇到了一些新的问题。
赵律师分析了“鲨鱼鳍式天线”发明专利侵权和无效系列案件，主要探讨了三大问题：1. 写入权利要求的特征对于保护范围都产生限定作用，但是否应区别审查“创新性特征”和“非创新性特征”对保护范围的影响程度和解释严苛程度；2. 若确权程序中裁判者主动赋予某一技术特征特别含义，而权利人又未置可否的情况下，是否影响权利要求保护范围；3. 在权利要求（甚至说明书）没有限定的情况下，后续侵权程序裁判机关能否援引在先裁判机关的限缩性解读，重新限定权利要求的保护范围。
沙海涛
北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人
《标准必要专利与反垄断若干法律问题》
沙海涛律师演讲的主题为《标准必要专利与反垄断若干法律问题》。
第一部分介绍了标准必要专利的概念、相关法律问题、标准制定组织相关政策与指引、FRAND原则以及中国法律法规对FRAND原则的适用。
第二部分介绍了标准必要专利在中国的司法实践。通过“华为 vs IDC”、华为 vs 三星”、“高通反垄断”等案件，就标准必要专利中相关市场的确定、滥用垄断地位行为的界定、是否具有市场支配地位、是否构成不公平高价、标准必要专利交叉许可谈判等标准必要专利与反垄断的热点问题深入探讨。
第三部分分析了反垄断调查涉及的法律问题、标准必要专利的垄断问题、反垄断法对标准实施中限制竞争行为的规制。
姚冠扬
北京市柳沈律师事务所合伙人
《技术问题的确定对专利创造性判断的影响》
姚冠扬律师分享了《技术问题的确定对专利创造性判断的影响》。姚律师首先分析了专利审查指南最新修改中关于创造性评价的部分，“根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”。姚律师指出，在评价专利创造性时，把握发明实际解决的技术问题是非常重要的，这实际上是从整体技术方案的角度对发明进行理解。对于发明实际解决的技术问题的确定会影响到对于技术启示的判断，进而影响多篇对比文件是否能够结合以破坏创造性。
然后，姚律师对（2018）最高法行再33号判决进行分析，该案曾入选2018最高院五十大典型案例。结合该案，姚律师探讨了如何在实际案例中根据专利技术本质、专利说明书的记载和对比文件公开的内容对专利实际解决的技术问题进行判定。该案涉及汽车座椅检测装置，其整体技术方案已经被对比文件的实施例公开，但是专利权人在无效程序中所辩称的技术问题并未记载在说明书中，也是该专利客观上无法实现的。该案的二审判决与一审判决和无效决定的认定相左。最高院最终撤销了二审判决，进一步明确了判定实际解决的技术问题的具体方法，极具借鉴意义。
根据该案例，姚律师还对专利说明书撰写和无效程序中创造性的判断给出建议，包括在无效程序中以发明实际解决的技术问题为主把握整体技术方案，在撰写过程中应当在专利说明书中对具体实施例及解决的技术问题、技术效果进行充分说明。
杨宇宙
北京大成（上海）律师事务所合伙人
《专利侵权高额赔偿研究》
杨宇宙律师以势、术、道为研究思路，分享了《专利侵权高额赔偿研究》，主要包括：加强知识产权保护大势、实际损失/侵权获利、许可费合理倍数、法定赔偿和裁量性赔偿、约定赔偿、惩罚性赔偿、合理费用、高额赔偿之道。
关于实际损失/侵权获利方面，侵权产品销售总量可以通过以下方式获取：1. 法院证据保全/调查；2.被告自认；3. 被告宣传；4. 举证责任转移；5. 书证提交裁定/证据出示令等。证据保全/调查的数据可以来自可靠第三方数据。可靠第三方数据包括行政机关（税务、海关）记录、电商平台销售数据、行业协会或权威机构统计数据、其他第三方数据。
通过分析“兄弟工业株式会社诉宁波舒普发明专利侵权案”、“格力诉奥克斯侵犯发明专利权案”、“亚都环保等诉德尔玛电器等侵犯实用新型专利案”、“斐珞尔洁面仪外观设计专利侵权案”、“握奇公司诉恒宝公司侵犯专利权案”、“联力化工诉福瑞德化工发明专利侵权”、“泛普科技诉欧帝电子实用新型侵权案”等案例，探讨了如何从各种途径获取销售数据。杨律师特别指出，电商数据需要沙里淘金。
关于合理利润的确定，着重分析了“原告产品利润-专项审计报告”；“行业产品利润-同业上市公司年报、权威机构/行业协会数据”；“被告产品利润-被告财务数据、被告自认”；以及“法院酌定”。
关于惩罚性赔偿，以“青岛科尼乐与青岛迪凯侵害实用新型专利权”、“新和成诉海欣药业等侵犯商业秘密案”为例，探讨了专利侵权案中惩罚性赔偿的类推适用。
最后，杨律师总结了专利侵权高额赔偿之道：穷尽所有方法，最大努力举证，善用举证责任，突破现有桎梏。
陈建南
广东方图律师事务所合伙人
《专利侵权赔偿中产品利润率的运用》
陈建南律师以案例为视角，分享了《专利侵权赔偿中产品利润率的运用》。在侵权赔偿案件中，如何运用利润率取得高额判赔是一个非常值得关注的课题。陈律师结合有关司法案例，具体研究了利润率的分类、利润率的计算方式、利润率的取得方式、利润率的举证责任等热点难点问题并进行了深入分析。
通过“无锡国威、蒋国屏诉常熟林芝、苏宁易购侵害实用新型专利权纠纷案”、“江苏天容诉与湖南昊华不正当竞争纠纷案”等多个案例，研究了赔偿中利润率的计算方式、利润率考量因素。
陈律师引用卡斯特商标侵权案件，探讨了利润率的举证责任，并给出建议：1. 权利人负有对利润率的初步举证责任；2. 如果权利人不提供自己利润率的初步证据，在权利人没有尽到初步举证责任的情况下，直接援引案外人的较高的利润率作为赔偿依据，对被告来说并不公平，同时还很可能面临法院不接受该利润率的情形。
希望对于律师在代理高额索赔案件时有所启迪和借鉴。
议题三：专利敲诈勒索第一案多维度思考
针对专利敲诈勒索第一案，在主题发言环节，主持人邵伟律师首先请上海市大邦律师事务所袁洋律师、上海市七方律师事务傅建平律师、北京市中伦律师事务所马东晓律师分别作《专利敲诈勒索第一案火线分享》、《专利维权中的刑事责任风险》、《企业知识产权风险防范》主题演讲。之后，在讨论环节，主持人与嘉宾就“专利诉讼中可能涉及刑事犯罪的情形”、“专利纠纷中和解协议探讨”、“敏感期专利维权以及企业应对策略”、“专利权滥用的法律责任”等话题展开热烈讨论。
袁洋律师 专利代理人
上海大邦律师事务所高级合伙人
《专利敲诈勒索第一案火线分享》
作为该案代理律师，袁律师首先梳理了案件事实，并解读了一审法院无罪认定部分以及有罪认定部分。对于无罪认定部分，袁洋律师认为坚持了罪行法定原则。对于有罪部分，法院认定“倒签合同”与“向证监会举报”这两个阶段属于典型专利侵权“碰瓷”行为。袁律师认为“专利碰瓷”的说法值得商榷，保护知识产权就是保护创新，对于知识产权权利人行使权利过程的瑕疵，要尊重刑法的谦抑性，审慎入刑。
傅建平律师
上海市七方律师事务高级合伙人
《专利维权中的刑事责任风险》
傅律师从专利维权的权利基础出发，分析了维权中刑事责任风险。当存在权利基础，即合法基础时，发律师函、举报、起诉等行为可能涉及刑法中的强迫交易罪，或敲诈勒索罪。当不存在权利基础即非法基础时，可能涉及刑法中的损害商业信誉、商品声誉罪，敲诈勒索罪或虚假诉讼罪。最后，傅律师从犯罪构成方面对敲诈勒索罪与虚假诉讼罪进行辨析。
马东晓律师
北京市中伦律师事务所合伙人
《企业知识产权风险防范》
马律师指出，IPO进程中证监会审核上市企业知识产权风险主要考虑两个问题：与知识产权有关的信息是否充分完整真实披露，与知识产权有关的诉讼是否会影响公司持续盈利能力，即上市后发行人主要知识产权的取得和使用是否会发生重大不利变化。实践中，企业要区分提起诉讼的是NPE，还是你的竞争对手，这要区别对待。马律师建议，上市企业可以通过事前进行尽职调查和专利布局来预防和防范，如果一旦涉诉后，可以通过向监管部门充分说明不影响公司盈利能力、大股东作担保、或者主动出击予以应对，其中主动出击通常三种方式，无效对方专利、购买对方专利、或“购买”对方本人，如果本案敲诈勒索罪最终成立，似乎又有了第四种方式。
讨 论 环 节
在讨论环节，主持人与嘉宾结合敲诈勒索罪的构成要件，对专利类型、无效不同阶段、专利布局的领域、诉讼的准备情况、起诉时机等因素所导致的法律风险进行了探讨。主持人强调，本次研讨的重点不在于讨论本案判决的具体判决结论，而是以本案的事实为背景，探讨专利维权和律师执业中的风险，让大家认识到，在专利维权过程中，不充分的准备和不严谨的论证，不但可能导致败诉的后果，而且可能导致潜在的刑事责任。主持人邵伟律师最后总结道，专利维权领域还有很多灰色区域，所有的专利权人和律师都应该尽量将法律适用不确定性所带来的风险降至最低，在合法限度内保护各方当事人的合法权益。
问题一：非法占有的认定
专利类型（发明、新型）、法律状态（有效、行政诉讼中、是否有评价报告）、是否研发（是否自身研发，研发费用）、多领域布局、起诉后不进行实质准备，是否影响对于“非法占有”的认定？律师出具错误侵权分析意见、起诉后又撤诉，是否影响对“非法占有”认定？
问题二：敏感期维权与“威胁”要件认定的影响
在敏感期间，被害人具有“上市/募资推迟带来的损失和风险的不确定性，不可预见性的恐惧心理，从而会在一定程度上屈从地处分自己的财产”。专利权人明知敏感期的存在，仍然向证监会投诉或者起诉，这种行为对于“威胁”要件认定的影响？
问题三：和解协议内容
协议名称对“威胁”要件的认定影响，和解协议vs. 许可协议？关于分期支付许可费/补偿费，对于“威胁”要件认定的影响？“不得无效争议专利否则许可协议效力终止”约定之合法性讨论。
问题四：专利权滥用与法律责任
通过抄袭、骗取、窃取等非法手段取得的这些专利权；具有不利的专利权评价报告的实用新型的维权；被专利局宣告无效处于行政诉讼期间的专利权的维权。
与谈嘉宾各抒己见、观点鲜明，论坛研讨气氛热烈，最终成果满满。
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